IP Assignment

Was ist ein IP Assignment?

IP Assignment (Rechteübertragung) bezeichnet die vertragliche Zuordnung der Rechte an Software, Erfindungen, Designs, Marken und Datenbanken zu dem Unternehmen, das sie nutzt. IP steht für Intellectual Property, also geistiges Eigentum; der Vertrag heißt auch IP Assignment Agreement. Nach deutschem Recht gibt es je nach Schutzrecht zwei Wege. Patente, Marken und eingetragene Designs werden übertragen. Das Urheberrecht, das etwa Software und Grafiken schützt, ist nicht übertragbar; hier räumt der Urheber dem Unternehmen ausschließliche Nutzungsrechte ein, also das alleinige Recht, das Werk zu verwenden. Ein Unternehmen ohne diese Rechte gleicht einem Verlag ohne Autorenverträge: Es verkauft Werke, über die es rechtlich nicht sicher verfügen kann.

Geprägt wurde der Begriff in US-Verträgen. In deutschen Unternehmen steht die Regelung in der Gründervereinbarung, in Arbeits-, Geschäftsführer- und Freelancerverträgen oder in gesonderten Übertragungsverträgen. In Finanzierungsrunde und Unternehmenskauf prüfen Investoren und Erwerber in der Due Diligence die Rechtekette (Chain of Title). Gemeint ist der Nachweis, wie jedes Recht vom Urheber oder Erfinder zur Gesellschaft gelangt ist.

Urheberrecht: Nutzungsrechte statt Übertragung

Das Urheberrecht ist nach § 29 Abs. 1 UrhG nicht übertragbar, außer im Erbfall. Der Urheber kann aber einfache oder ausschließliche Nutzungsrechte einräumen (§ 31 UrhG). Das ausschließliche Recht erlaubt der Gesellschaft, das Werk unter Ausschluss aller anderen zu nutzen, grundsätzlich auch des Urhebers. Bei ihm verbleibt das Urheberpersönlichkeitsrecht, etwa der Anspruch auf Anerkennung der Urheberschaft und der Schutz vor Entstellung.

Für den Umfang gilt die Zweckübertragungsregel (§ 31 Abs. 5 UrhG): Sind die Nutzungsarten nicht einzeln bezeichnet, erhält der Erwerber nur die Rechte, die der Vertragszweck erfordert. Verträge zählen deshalb auf, was eingeräumt wird: Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung (etwa im Internet), Bearbeitung, Unterlizenzierung und Weiterübertragung, zeitlich und räumlich unbeschränkt. Die Bearbeitung von Software ist ausdrücklich zustimmungsbedürftig (§ 69c Nr. 2 UrhG). Auch Weiterübertragung und Unterlizenzen brauchen ohne Regelung die Zustimmung des Urhebers (§§ 34, 35 UrhG); Verträge erteilen sie deshalb im Voraus.

IP-Klauseln für Arbeitnehmer, Geschäftsführer und Freelancer

Software von Arbeitnehmern

Schafft ein Arbeitnehmer ein Computerprogramm in Wahrnehmung seiner Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers, stehen alle vermögensrechtlichen Befugnisse allein dem Arbeitgeber zu, sofern nichts anderes vereinbart ist (§ 69b UrhG). Er darf das Programm also ohne gesonderte Rechteeinräumung wirtschaftlich verwerten. Es kommt auf den Zusammenhang mit den Arbeitspflichten an, nicht auf Ort oder Uhrzeit der Entstehung. Für Texte, Grafiken oder Designs ist die Regel enger. Nach § 43 UrhG erwirbt der Arbeitgeber die Rechte nur so weit, wie Inhalt und Zweck des Arbeitsverhältnisses es tragen; eine ausdrückliche Klausel im Arbeitsvertrag schafft hier Klarheit.

Arbeitnehmererfindungen

Für Erfindungen, die als Patent oder Gebrauchsmuster schutzfähig sind, gilt das Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG). Es betrifft Diensterfindungen, also Erfindungen während des Arbeitsverhältnisses, die aus der Arbeit im Unternehmen entstanden sind oder maßgeblich auf dessen Erfahrungen beruhen. Der Arbeitnehmer muss sie unverzüglich gesondert in Textform melden. Nimmt der Arbeitgeber sie in Anspruch, gehen alle vermögenswerten Rechte auf ihn über (§ 7 Abs. 1 ArbnErfG). Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn er die Erfindung nicht binnen vier Monaten nach ordnungsgemäßer Meldung in Textform freigibt (§ 6 Abs. 2 ArbnErfG).

Der Arbeitnehmer erhält dann einen Anspruch auf angemessene Vergütung (§ 9 ArbnErfG); vorab kann davon nicht zu seinen Lasten abgewichen werden. Für reinen Programmcode greift in der Regel das Urheberrecht, weil Computerprogramme als solche nicht patentierbar sind. Das ArbnErfG wird relevant, sobald eine technische Lösung patent- oder gebrauchsmusterfähig ist, etwa bei Hardware, Sensorik oder computerimplementierten Erfindungen mit technischem Charakter.

Gründer, Geschäftsführer und Freelancer

Für Gründer vor der Gründung, für Freelancer und für Geschäftsführer, die als gesetzliche Vertreter der GmbH meist keine Arbeitnehmer sind, greifen diese Zuordnungen nicht oder nicht sicher. Das ArbnErfG erfasst in Unternehmen nur Arbeitnehmer, und ob § 69b UrhG für Geschäftsführer gilt, ist nicht abschließend geklärt. Haben mehrere Gründer ein Programm gemeinsam geschrieben, sind sie Miturheber (§ 8 UrhG) und müssen die Rechte gemeinsam einräumen. Nötig ist deshalb jeweils eine ausdrückliche Rechteeinräumung, bei Freelancern einschließlich der Ergebnisse von Subunternehmern und der Herausgabe des Quellcodes. Verpflichtet sich ein Urheber zur Einräumung von Rechten an künftigen, nur der Gattung nach bestimmten Werken, bedarf der Vertrag der Schriftform (§ 40 UrhG).

Open Source und Rechte Dritter

Komponenten aus Open Source werden nicht übertragen, sondern lizenziert. Die meisten Lizenzen erlauben die kommerzielle Nutzung unter Bedingungen wie Urhebervermerken. Lizenzen mit Copyleft-Wirkung verlangen, abgeleitete Software bei ihrer Weitergabe unter denselben Bedingungen und mit Quellcode bereitzustellen; einzelne erstrecken das auf die Nutzung über ein Netzwerk. Zur Rechtekette gehört deshalb ein Verzeichnis der verwendeten Komponenten und Lizenzen.

Rechte Dritter können auch entstehen, wenn Gründer vor der Gründung angestellt waren oder an einer Hochschule geforscht haben. Maßgeblich ist, ob die Arbeit in Erfüllung der dortigen Dienstpflichten entstanden ist. Eine Erklärung der Gründer, dass kein Code und keine Erfindung aus früheren Tätigkeiten stammt, gehört zu den Standardunterlagen einer Transaktion.

Die Rechtekette in Finanzierungsrunde und Unternehmenskauf

In der Due Diligence gleichen Investoren und Erwerber eine Liste aller Personen, die am Produkt mitgewirkt haben, mit den zugehörigen Verträgen ab. Geprüft werden auch Erfindungsmeldungen und Vergütungen nach dem ArbnErfG, die Eintragung von Patenten, Marken und Domains auf die Gesellschaft und das Open-Source-Verzeichnis. Im Beteiligungs- oder Kaufvertrag garantieren die Gesellschaft oder die Verkäufer, dass alle wesentlichen Rechte bei der Gesellschaft liegen (Garantie).

Lücken werden vor der Unterzeichnung durch Nachträge geschlossen oder als Vollzugsbedingung vereinbart. Lässt sich eine Lücke nicht schließen, verlangen Erwerber eine besondere Freistellung, einen Kaufpreiseinbehalt oder eine Anpassung des Kaufpreises.

Im Share Deal, dem Kauf der Anteile, bleiben die Rechte bei der Gesellschaft. Im Asset Deal, dem Kauf einzelner Vermögensgegenstände, werden sie einzeln übertragen. Nutzungsrechte gehen dabei ohne Zustimmung des Urhebers über, wenn das Unternehmen ganz oder in Teilen veräußert wird (§ 34 Abs. 3 UrhG). Ist dem Urheber die Nutzung durch den Erwerber nach Treu und Glauben nicht zuzumuten, kann er das Recht aber zurückrufen. Dasselbe gilt bei einer wesentlichen Änderung der Beteiligungsverhältnisse, also auch beim Share Deal. Auf dieses Rückrufsrecht kann der Urheber nicht im Voraus verzichten (§ 34 Abs. 5 UrhG).

Praxisbeispiel: IP Assignment vor einer Series-A-Runde

Ein Softwareunternehmen mit rund 3 Mio. Euro wiederkehrendem Jahresumsatz bereitet eine Series-A-Runde vor. Die Bestandsaufnahme ergibt vier Gruppen von Mitwirkenden:

• Zwei Gründer haben den Kern der Plattform acht Monate vor der Gründung gemeinsam geschrieben, eine schriftliche Rechteeinräumung an die GmbH fehlt. Beide unterzeichnen als Miturheber einen Vertrag über ausschließliche Nutzungsrechte, der die Nutzungsarten einzeln benennt.
• Ein Freelancer hat die mobile Anwendung entwickelt. Sein Vertrag räumt ein Nutzungsrecht „für das Projekt“ ein. Nach der Zweckübertragungsregel sind Bearbeitung und Unterlizenzierung davon nicht sicher erfasst. Ein Nachtrag gegen eine Einmalzahlung räumt ausschließliche, unbeschränkte Rechte ein.
• Angestellte Entwickler, auch ein Werkstudent, haben Schnittstellen im Rahmen ihrer Aufgaben programmiert. Hier greift § 69b UrhG, die Arbeitsverträge enthalten zusätzlich eine Rechteklausel.
• Ein Gründer war zuvor bei einem Softwarehaus angestellt. Er bestätigt schriftlich, dass die Plattform außerhalb seiner damaligen Aufgaben und ohne Code seines früheren Arbeitgebers entstanden ist.

Mit diesen Unterlagen ist die Rechtekette vor Beginn der Due Diligence geschlossen. Die Investoren akzeptieren eine Standardgarantie im Beteiligungsvertrag; ohne die Nachträge hätten sie deren Abschluss zur Vollzugsbedingung gemacht und den Zeitplan der Runde entsprechend verlängert.

Abgrenzung: IP Assignment, Lizenz und Assignment Clause

• Einfache Lizenz: erlaubt die Nutzung neben anderen Berechtigten. Für das Kernprodukt genügt sie Investoren in der Regel nicht, weil die Gesellschaft Dritte nicht von der Nutzung ausschließen kann.
• Assignment Clause: regelt, ob Rechte und Pflichten aus einem bestehenden Vertrag auf Dritte übertragen werden dürfen. Sie betrifft Vertragspositionen, nicht die Zuordnung von Schutzrechten.

Typische Fehler

• Rechte aus der Zeit vor der Gründung nicht geregelt. Code, den Gründer vor der Errichtung der GmbH geschrieben haben, bleibt ohne Vertrag bei ihnen persönlich.
• Pauschale Klauseln ohne Nutzungsarten. Eine Formulierung wie „alle Rechte gehen auf die Gesellschaft über“ lässt nach der Zweckübertragungsregel offen, ob Bearbeitung und Unterlizenzierung erfasst sind.
• Freelancer ohne Rechteklausel. Die Bezahlung einer Leistung begründet kein ausschließliches Nutzungsrecht. Ohne Klausel erhält der Auftraggeber nur die Rechte, die der Vertragszweck erfordert.
• Erfindungen nicht dokumentiert. Fehlen Meldung, Inanspruchnahme oder Vergütungsregelung nach dem ArbnErfG, bleiben Ansprüche der Erfinder offen und die Inhaberschaft ist schwer nachzuweisen.
• Marken und Domains auf Gründer registriert. Eintragungen auf den Namen einer Person müssen vor einer Transaktion auf die Gesellschaft umgeschrieben werden.

Häufige Fragen

Kann ein Urheber sein Urheberrecht vollständig auf eine GmbH übertragen?

Nein. Das Urheberrecht ist nach deutschem Recht nicht übertragbar. Der Urheber kann der Gesellschaft ausschließliche Nutzungsrechte einräumen, die wirtschaftlich einer Übertragung nahekommen; das Urheberpersönlichkeitsrecht bleibt bei ihm.

Gehört Code, den ein Mitarbeiter außerhalb der Arbeitszeit schreibt, dem Arbeitgeber?

Nicht automatisch. Nach § 69b UrhG kommt es darauf an, ob das Programm in Wahrnehmung der Arbeitsaufgaben oder nach Anweisungen des Arbeitgebers entstanden ist. Steht es mit den Aufgaben in keinem Zusammenhang, bleiben die Rechte beim Mitarbeiter, auch wenn er es am Arbeitsplatz geschrieben hat.

Was gehört in ein IP Assignment Agreement?

Der Vertrag benennt die erfassten Werke und Schutzrechte. Patente, Marken und Domains werden übertragen, an urheberrechtlich geschützten Ergebnissen räumt er ausschließliche, unbeschränkte Nutzungsrechte mit einzeln aufgezählten Nutzungsarten ein. Dazu gehören die Herausgabe des Quellcodes, die Gegenleistung und die Zusicherung, dass keine Rechte Dritter entgegenstehen. Für den Nachweis in der Due Diligence ist ein schriftlicher Vertrag unverzichtbar, auch wo das Gesetz keine Form verlangt.

Muss ein Gründer für die Übertragung seiner Rechte bezahlt werden?

Nicht zwingend in Geld. Zwischen Gründer und eigener Gesellschaft wird die Rechteeinräumung häufig im Rahmen der Gründung vereinbart, gegen ein geringes Entgelt oder ohne gesonderte Zahlung. Urheber haben aber einen gesetzlichen Anspruch auf angemessene Vergütung, der sich vertraglich nicht ausschließen lässt (§ 32 UrhG). Empfehlenswert ist deshalb, im Vertrag festzuhalten, worin die Gegenleistung liegt; die steuerliche Behandlung, etwa als Einlage, klärt die Steuerberatung vorab.

Roemer Capital Perspektive

Bevor eine Finanzierungsrunde oder ein Verkauf beginnt, stellen wir mit dem Unternehmen eine Liste aller Personen zusammen, die am Produkt mitgewirkt haben. Jeder Person ordnen wir den Vertrag zu, aus dem sich die Rechte der Gesellschaft ergeben. Lücken lassen sich in dieser Phase meist mit einem Nachtrag schließen. Werden sie erst in der Due Diligence sichtbar, verschieben sie Zeitplan und Verhandlungsposition.

Die Formulierung der Verträge liegt bei der Kanzlei des Unternehmens. Wir sorgen dafür, dass die Nachweise zur Rechtekette geordnet im Datenraum liegen, der innerhalb von 24 Stunden bereitstehen sollte. Die Garantien im Beteiligungs- oder Kaufvertrag gleichen wir mit dem tatsächlichen Stand ab.